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01
Nulidad por datos falsos o inexactos
Si el titular no demuestra la veracidad de la fecha declarada, el registro se anula —con o sin dolo—.
Art. 258 fr. III LFPPI
Caso práctico ancla · México · 2003–2025
iFone vs. Apple — el caso más emblemático de la propiedad industrial mexicana
Ocho pasos que reúnen todo lo que esta sesión examina: primer uso acreditado con facturas, prelación registral sobre la fama mundial, clasificación Niza como muro de contención y estrategia previa al filing que se gana o se pierde antes de presentar.
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1 · Espada de doble filo
Primer uso — el escudo y la espada del sistema marcario mexicano
El derecho exclusivo nace con el registro, pero el uso previo opera como escudo del titular legítimo y como espada contra registros obtenidos indebidamente o de mala fe.
Tres escenarios donde la fecha de primer uso decide
02
Caducidad por falta de uso
El titular debe demostrar uso ininterrumpido durante los tres años previos a la demanda. La carga es suya, no del actor.
Art. 235 LFPPI · véase también art. 233 (DUR al 3.º año) y art. 260 fr. II
03
Conflictos de prelación
Cuando dos solicitantes declaran fechas distintas, prevalece quien acredite uso real, no quien declare la fecha más antigua.
Principio de prelación · uso real
Acreditación y carga de la prueba
La declaración de fecha de primer uso no genera presunción iuris et de jure. Bajo el principio «el que afirma está obligado a probar», la jurisprudencia exige que el titular sustente esa fecha con prueba documental sólida.
V-P-2aS-673
TFJA
Principio general
Las afirmaciones del solicitante —incluida la fecha de primer uso— deben ser probadas por él mismo, porque el Estado otorga un derecho exclusivo oponible a terceros.
V-J-SS-90
TFJA
En nulidad
La carga probatoria recae en el titular del registro respecto de la veracidad de los datos proporcionados, frente a la simple negativa del actor.
I.3o.A.26 A (10a.)
TCC
En caducidad
La carga de acreditar el uso corresponde invariablemente al propietario del signo, no a quien promueve el procedimiento.
¿Qué documentos acreditan el primer uso?
No todas las pruebas pesan igual. Tres niveles de fuerza probatoria que el IMPI y los tribunales valoran de forma escalonada:
Facturas CFDI con fecha
Comprobantes fiscales correspondientes a la fecha declarada — la prueba más sólida que existe en el sistema mexicano.
Pedimentos aduanales
Importación o exportación con fecha cierta sellada por la autoridad — acredita comercialización internacional.
Publicidad fechada
Pautas en medios impresos o digitales con fecha verificable — debe corroborarse con otros medios para acreditar fecha cierta.
Contratos de distribución
Acreditan uso a través de terceros — vinculan al licenciatario, franquiciatario o distribuidor con fechas y obligaciones de uso.
Registros contables
Libros mayores, balances y reportes financieros — útiles como respaldo, pero requieren acompañar a la prueba directa.
Testimoniales
Declaraciones de empleados, distribuidores o clientes — sólo tienen peso si se respaldan con documentación.
Datos falsos vs. datos inexactos
La declaración incorrecta de la fecha de primer uso es el «talón de Aquiles» más común. Ambos derivan en nulidad bajo el art. 258 fr. III LFPPI, pero con consecuencias jurídicas distintas:
F
Falso · con dolo
Dato que no corresponde a la realidad
Implica intención de engañar a la autoridad para obtener un beneficio indebido. Puede acarrear responsabilidad penal bajo el art. 223 del Código Penal Federal (declaración falsa ante autoridad).
Consecuencia: nulidad del registro + posible acción penal + daños y perjuicios agravados.
vs
I
Inexacto · sin dolo
Dato que no corresponde exactamente — por error o descuido
Sin dolo. Tan simple como declarar «enero de 2018» cuando el primer uso documentado es «marzo de 2018». La tesis I.10o.A.15 A (10a.) aclara que basta con que el dato sea objetivamente incorrecto para anular el registro.
Consecuencia: nulidad del registro. Puede argumentarse para mitigar consecuencias adicionales, pero no evita la nulidad.
Actos preparativos vs. uso real — y la comparación con el Intent-to-Use
¿Qué pasa cuando una marca aún no tiene producto en el mercado porque su naturaleza exige un largo periodo de desarrollo —medicamento en ensayos clínicos, software en beta—? Cada jurisdicción resuelve la tensión de forma distinta:
MX
México
Sistema binario al filing
Se declara una fecha de primer uso o expresamente «sin uso». La información declarada no podrá modificarse posteriormente. El apartado también puede dejarse en blanco: en ese caso se entenderá legalmente que no se ha usado, pero en un litigio posterior el titular puede acreditar una fecha de primer uso aunque no la haya manifestado en la solicitud.
Art. 214 fr. III LFPPI
US
Estados Unidos
Intent-to-Use (ITU)
Permite presentar solicitudes basadas en una intención de buena fe de usar la marca. La fecha de primer uso real se acredita después, dentro del plazo procesal con prórrogas disponibles.
Lanham Act §1(b)
México no tiene ITU formal, pero la jurisprudencia ha flexibilizado el concepto de uso para proteger inversiones pre-lanzamiento:
¿Qué cuenta como «preparativos serios y efectivos»?
Prototipos
Registros sanitarios COFEPRIS
Contratos de maquila
Declaraciones aduanales
Inversión publicitaria documentada
Marcas zombies — el bloqueo de los muertos vivientes
Estrategia jurídica
Acción de caducidad por falta de uso
El solicitante afectado interpone caducidad argumentando y demostrando presuntivamente que la marca zombie no se ha usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores.
Art. 235 LFPPI — la carga del titular zombie es probar el uso. Si no lo hace, el registro cae y se libera el camino.
Trampa · concurso mercantil
Una empresa quebrada no significa marca libre
Los derechos de PI son activos intangibles que pasan a la masa de la quiebra bajo administración del síndico (Ley de Concursos Mercantiles). El juez concursal puede ordenar su enajenación para liquidar deudas.
Caso 2023: Mexicana de Aviación — el portafolio de 334 marcas se transmitió al gobierno federal (SEDENA / ASA, ~815 MDP) para finiquitar pasivos laborales de ~4,707 ex-trabajadores. La masa concursal sí puede enajenar marcas como activos intangibles bajo la LCM.
Valor estratégico
La caducidad depura el sistema registral
Más allá del caso individual, la acción cumple una función pública: liberar signos del registro que ya no operan en el mercado para que otros agentes económicos puedan usarlos.
Pipeline de oportunidades — las grandes firmas mantienen un mapeo activo de marcas zombies como cantera de registros disponibles.
El estándar de uso varía según la industria
Acreditar el uso no es una fórmula matemática universal. La SCJN ha validado que el estándar se ajusta a los usos y costumbres del sector económico relevante:
Consumo masivo
Refrescos, ropa, snacks, cosméticos
Volumen requeridoAlto
Estándar exigente — se espera facturación continua y cobertura amplia.
- Miles de ventas al mes documentadas con CFDI
- Distribución nacional con presencia en cadenas y autoservicios
- Inversión publicitaria sostenida y verificable
B2B · nicho especializado
Turbinas industriales, software empresarial, maquinaria pesada
Volumen requeridoBajo
2 o 3 transacciones al año pueden bastar si son congruentes con la industria.
- Pocas operaciones de alto valor unitario al año
- Cliente institucional o industrial específico
- Ciclos largos de venta y procesos de licitación documentados
Uso a través de terceros y comercio electrónico
Licenciatarios y franquicias
Las tesis I.4o.A.787 A y V-P-2aS-672 (TFJA) confirman que el uso del licenciatario o franquiciatario, bajo control del titular, se considera uso legítimo del titular conforme al art. 244 LFPPI. Requisito indispensable: la licencia debe existir formalmente, pero a partir de la LFPPI y del T-MEC ya no es obligatorio inscribirla ante el IMPI; la inscripción es opcional y produce efectos publicitarios y probatorios frente a terceros.
Distribuidor · acto de comercio
La tesis del Pleno de la Sala Superior TFJFA (Juicio 2/09-EPI-01-7) y la Segunda Sección TFJA (Juicio 35739/04) precisan que cuando un tercero únicamente distribuye productos adquiridos del titular, realiza un acto de comercio y no un uso marcario propio: no necesita contrato de licencia. La comercialización del distribuidor cuenta como uso del titular conforme a los arts. 130 y 92 fr. II LPI (hoy arts. 244 y 213 LFPPI) por agotamiento del derecho.
Subsidiarias · grupo económico
Tesis I.4o.A. (Cuarto T.C. Materia Admva. 1er Circuito): el uso de la marca por una sociedad del mismo grupo económico —matriz, filial o controlada— se considera uso del titular cuando media consentimiento expreso o relación de control corporativo. Cuidado: el Octavo T.C. (tesis #46) precisa que cada persona moral es titular distinto; la excepción del art. 173 fr. XVIII LFPPI (registro idéntico por mismo titular) no se extiende a otras sociedades del grupo sin consentimiento por escrito conforme al Reglamento.
E-commerce · territorialidad
La tesis I.1o.A.137 A (10a.) establece un estándar estricto: la oferta en internet sólo califica como «uso» para evitar la caducidad cuando los bienes sean efectivamente accesibles por el consumidor en México. La sola visibilidad de un sitio web extranjero desde México no constituye uso marcario en territorio nacional sin envíos o transacciones dirigidas al mercado local.
Art. 214 fr. III · Art. 233 · Art. 235 · Art. 237 · Art. 244 · Art. 258 fr. III · Art. 260 fr. II LFPPI · A.D.R. 1227/2020 (2ª Sala SCJN) · Tesis V-P-2aS-673 · Tesis V-J-SS-90 · Tesis I.3o.A.26 A (10a.) · Tesis I.10o.A.15 A (10a.) · Tesis VI-TASR-EPI-257 · Tesis 2a. VIII/2021 (10a.) · Tesis I.4o.A.787 A · Tesis V-P-2aS-672 · Tesis I.1o.A.137 A (10a.) · Pleno Sala Superior TFJFA · Segunda Sección TFJA · Cuarto T.C. Materia Admva. 1er Circuito · Octavo T.C. Materia Admva. 1er Circuito
2 · Estructuración correcta
Titularidad — quién aparece en el título y por qué importa
La designación correcta del titular desde el momento del filing evita conflictos societarios, fiscales y de control corporativo en el futuro. Es una decisión jurídica, no administrativa.
Quién puede ser titular
El art. 170 LFPPI lo permite a cualquier persona, física o moral. Las personas morales extranjeras pueden ser titulares directamente, sin necesidad de filial mexicana, siempre que cumplan con la LFPPI y, en su caso, el Convenio de París o el T-MEC.
Debate zanjado · SCJN
- Jurisprudencia 2a./J. 17/2011 (10a.). La Segunda Sala determinó que la ley no exige acreditar la calidad material de «industrial, comerciante o prestador de servicios» como requisito para el registro, ni su falta actualiza causal de nulidad.
- Tesis I.7o.A.796 A y I.7o.A.795 A (TCC). Confirman el criterio: cualquier persona puede solicitar y obtener un registro, sin necesidad de demostrar previamente actividad comercial relacionada.
Cotitularidad
El art. 217 LFPPI regula la cotitularidad. Cuando una marca se solicita a nombre de dos o más personas, es requisito sine qua non presentar junto con la solicitud las reglas convenidas y firmadas por los solicitantes:
·
Uso de la marca por cada cotitular
Reglas operativas sobre quién puede usar el signo y bajo qué condiciones territoriales o sectoriales.
·
Posibilidad de otorgar licencias
Si un cotitular puede licenciar de forma independiente o requiere consentimiento de los demás.
·
Condiciones para la transmisión de derechos
Reglas de tanteo, derecho de adquisición preferente y mecanismos de salida del cotitular.
·
Procedimiento para la cancelación voluntaria
Quórum, mayorías y consecuencias económicas de la cancelación.
·
Limitación de productos o servicios por cotitular
Si el alcance material del derecho se reparte por cotitular o si opera conjuntamente.
El riesgo: registro por distribuidores o agentes
Una práctica desleal recurrente —y uno de los errores estratégicos más costosos para empresas extranjeras— ocurre cuando el distribuidor local registra la marca a su propio nombre «por mientras» o «para protegerla», y luego se niega a cederla o exige compensaciones exorbitantes.
258 V
Art. 258 fr. V LFPPI · Causal de nulidad
Procede la nulidad cuando agente, representante, usuario o distribuidor obtiene el registro sin consentimiento expreso del titular extranjero
Elementos que deben acreditarse para la nulidad bajo Art. 258 fr. V
Los cuatro elementos son concurrentes: deben acreditarse todos para que prospere la nulidad.
Elemento 01
Relación previa
Existía una relación de agencia, distribución, representación o uso autorizado entre el titular extranjero y el registrante.
Elemento 02
Ausencia de consentimiento
El titular extranjero no autorizó expresamente el registro a nombre del distribuidor ni de su personal directivo.
Elemento 03
Conocimiento de la marca
El distribuidor conocía la marca extranjera precisamente por su relación comercial — no por descubrimiento independiente.
Elemento 04
Semejanza en grado de confusión
La marca registrada es idéntica o semejante en grado de confusión a la extranjera, evaluando signo + productos / servicios.
Trademark squatting — el secuestro marcario
El trademark squatting es el fenómeno mediante el cual un tercero registra en México una marca extranjera exitosa antes de que su titular legítimo ingrese al mercado nacional. Explota tres características del sistema mexicano:
01 · First-to-file
Principio «primero en tiempo, primero en derecho»
El sistema mexicano es de adquisición registral. Quien presenta primero la solicitud tiene la prelación, sin importar quién usó la marca primero en el extranjero.
Excepción: las acciones de nulidad del art. 258 frs. II y V LFPPI permiten revertir el registro si se demuestra uso previo o relación comercial.
02 · Sin uso previo
Ausencia de obligación de demostrar uso al filing
Se puede declarar «sin uso» en la solicitud y obtener el registro. El reloj de caducidad corre desde la concesión, dando tres años de margen al squatter.
Patrón típico: el squatter declara «sin uso» o una fecha de primer uso falsa para ganar tiempo en lo que el titular extranjero entra al mercado.
03 · Costo bajo
Derechos gubernamentales accesibles
Aprox. $150 USD por solicitud. El modelo de negocio del squatter es extorsionar al titular extranjero —típicamente entre $10,000 y $20,000 USD— para evitarle un litigio prolongado.
Modelo de negocio: el squatter rara vez busca comercializar productos. Busca rentas a cambio de cesión voluntaria del registro.
Vías legales para combatir el secuestro marcario
Cinco acciones que el titular legítimo tiene a su disposición bajo la LFPPI —desde la prevención antes del registro hasta la nulidad y caducidad posteriores—. Pueden invocarse de forma alternativa o acumulada según los hechos:
Art. 221 LFPPI
Oposición
Oposición a la solicitud — vía preventiva
Plazo de un mes desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial. El titular legítimo puede oponerse invocando cualquier causal del art. 173 LFPPI —incluidos derechos previos por uso o registro extranjero, mala fe del solicitante, o prelación—. Es la vía más económica y rápida: detiene el registro antes de que se conceda.
Art. 258 fr. II
Nulidad
Nulidad por uso previo en el extranjero
Si el titular extranjero demuestra uso ininterrumpido en el extranjero antes de la fecha de presentación del squatter, y que éste actuó de mala fe.
Art. 258 fr. V
Nulidad
Nulidad por registro de agente o distribuidor
Cuando el squatter tenía relación comercial previa con el titular —causal ampliada a directivos y accionistas por la tesis I.18o.A.107 A (10a.)—.
Art. 258 fr. III
Nulidad
Nulidad por datos falsos
Si el squatter declaró una fecha de primer uso falsa para intentar ganar tiempo o aparentar arraigo previo en México.
Art. 235
Caducidad
Caducidad por falta de uso
Si han pasado más de tres años desde la concesión y el squatter no ha utilizado la marca de manera real y efectiva en territorio nacional.
Art. 170 · Art. 217 · Art. 235 · Art. 258 frs. II, III y V LFPPI · Jurisprudencia 2a./J. 17/2011 (10a.) · Tesis I.7o.A.796 A · Tesis I.7o.A.795 A · Tesis I.18o.A.107 A (10a.) · Convenio de París · T-MEC
3 · Más allá del simple llenado de formatos
Clasificación Niza — la columna vertebral del alcance material del derecho
El Arreglo de Niza no es un trámite administrativo: define el alcance del monopolio legal que el Estado otorga. Cada error en la elección de clase o en la especificación de productos se traduce en falta de cobertura, vulnerabilidad a caducidad o conflictos de prelación.
Productos · clases 1–34
34
categorías de productos
De químicos y farmacéuticos a vehículos, ropa, alimentos y bebidas.
+11 servicios
Servicios · clases 35–45
45
total · 13ª edición vigente (enero 2026)
Publicidad, telecomunicaciones, financieros, jurídicos, científicos.
Principio de especialidad — art. 176 LFPPI
«Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento». La protección no es absoluta ni universal: se circunscribe estrictamente a los productos o servicios para los cuales fue registrada. La doctrina mexicana lo trata como uno de los dos límites estructurales al derecho marcario, junto con la territorialidad.
01
Por qué existe el principio
El derecho marcario no es absoluto. La especialidad —junto con la territorialidad— funciona como límite intencional para evitar que un titular monopolice una palabra en todos los mercados. La protección sólo opera en el campo de los productos o servicios idénticos o similares a los indicados en la solicitud (Tesis I.10o.A., Reg. 2019952, 10ª época · Décimo T.C. en Materia Admva. 1er Circuito).
02
Misma clase Niza = presunción de confusión
Cuando dos signos se solicitan en la misma clase internacional, la jurisprudencia presume —salvo prueba en contrario— que sus productos coincidirán en el mismo mercado o en mercados contiguos con expectativa de confundir. La presunción se desvirtúa demostrando segmentación de canales, público objetivo o finalidad distinta (IV T.C. Materia Admva. 1er Circuito · Amparo directo 111/2019).
03
Marcas notorias rompen el principio
Cuando una marca alcanza notoriedad (arts. 188–194 LFPPI; art. 6 bis Convenio de París; art. 16 ADPIC), no rigen ni la especialidad ni la territorialidad. Basta el riesgo de confusión o asociación, sin importar la clase ni el país de registro (Tesis I.10o.A.100 A y I.10o.A.101 A (10a.) · Reg. 2019951 / 2019950).
04
Misma clase ≠ similitud automática
Matiz crítico: la tesis I.4o.A.29 A (10a.) precisa que la agrupación en una misma clase Niza no constituye, per se, indicio innegable de similitud entre productos para efectos de confusión. El examinador o tribunal debe analizar la naturaleza concreta de cada producto o servicio —incluso dentro de la misma clase pueden coexistir bienes de distinta naturaleza—.
05
El consumidor objetivo modula la confundibilidad
Regla general: la confusión se analiza desde la óptica del comprador usual o medio, no de un experto técnico (Tesis I.7o.A.762 A). Pero si el producto va a un consumidor especializado, su conocimiento técnico puede descartar la confusión incluso entre signos fonéticamente idénticos (Tesis I.4o.A.782 A).
06
Cobertura cerrada al concederse
Art. 177 LFPPI: una vez efectuado el registro no podrá aumentarse el número de productos o servicios que distinga, aun cuando pertenezcan a la misma clase. Para ampliar la cobertura, se requiere nueva solicitud.
Especificación estricta vs. títulos de clase
Un vicio heredado de prácticas antiguas es pretender amparar «todos los productos de la clase X» copiando el título general. La tesis I.4o.A.29 A (10a.) establece que los productos o servicios deben especificarse de manera concreta y con la máxima especificidad posible.
Criterio jurisprudencial
El tribunal razonó que no basta citar una clase que puede contemplar bienes de distinta naturaleza. Y un punto crucial: la agrupación en una misma clase Niza no constituye, per se, indicio innegable de similitud entre productos para efectos de confusión.
Errores comunes en la especificación de productos
01
Error
Especificación demasiado genérica
Ejemplo
«Aparatos eléctricos» en lugar de «teléfonos celulares, computadoras, tabletas electrónicas».
Consecuencia
El IMPI puede objetar o el alcance queda indefinido.
02
Error
Copiar el título de clase
Ejemplo
«Telecomunicaciones» como único descriptor en clase 38.
Consecuencia
Puede ser rechazado o generar conflictos de alcance.
03
Error
Omitir productos clave del negocio
Ejemplo
Registrar para «calzado» y olvidar «bolsos y accesorios».
Consecuencia
No hay protección para los productos omitidos.
04
Error
Incluir productos que no se usan
Ejemplo
Registrar 50 productos cuando sólo se usan 3.
Consecuencia
Vulnerabilidad a caducidad parcial por falta de uso.
05
Error
Clase incorrecta — forzar la clasificación
Ejemplo
Suplementos alimenticios en clase 30 (alimentos) en lugar de clase 5 (farmacéuticos y dietéticos) · marca de ropa en clase 42 (servicios de diseño) en lugar de clase 25 (prendas de vestir).
Consecuencia
Registro inoponible al uso real — un tercero puede registrar la marca en la clase correcta y bloquear al titular en su propio mercado.
06
Error
Usar la clase 35 como comodín
Ejemplo
Registrar en clase 35 (gestión y publicidad de negocios) pretendiendo cubrir, vía «servicios de comercialización», productos que pertenecen a su clase específica.
Consecuencia
El registro queda materialmente vacío respecto del producto real, expuesto a caducidad por falta de uso y sin oponibilidad frente a quien registre la marca en la clase del producto.
07
Error
Confundir marcas de productos con servicios de comercialización
Ejemplo
Registrar únicamente en clase 35 cuando lo que se distingue es el producto en sí (clases 1–34) y no un servicio de venta o promoción de bienes de terceros.
Consecuencia
Puede derivar en caducidad del registro por falta de uso, porque el titular nunca prestó el servicio de comercialización registrado.
Error práctico común
Un cliente registra su marca para «ropa» (clase 25). Dos años después, comienza a fabricar «calzado» (también clase 25). El abogado asume que, al ser la misma clase, la marca está protegida. Falso. Se requiere nueva solicitud específica para «calzado»: el art. 177 LFPPI no admite excepciones.
Estrategia de registro defensivo en clases no utilizadas
Una táctica común de las grandes corporaciones es el registro defensivo: solicitar la marca en múltiples clases Niza donde no tienen operaciones actuales, para crear un «muro de contención» registral que impida a terceros acercarse a su identidad marcaria.
⚠
Riesgo · caducidad
Tres años de margen, después caduca
La marca defensiva ampara productos que la empresa no comercializa. Será vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso (art. 235 LFPPI) promovida por cualquier tercero interesado, una vez transcurridos tres años desde su concesión.
La tesis VI-TASR-EPI-251 (TFJA) es contundente: el uso es obligación ineludible para conservar los derechos exclusivos.
!
Trampa · declaración de uso
El dilema legal del titular defensivo
La obligación de DUR al tercer año —introducida por la reforma DOF 18 mayo 2018 a la LPI abrogada (vigor 10 agosto 2018) y consolidada en el art. 233 LFPPI 2020— deja al titular defensivo sin salida: si no la presenta, la marca caduca de pleno derecho; si declara falsamente que la usa para conservar el bloqueo, comete fraude a la ley y el registro se vuelve anulable por datos falsos (art. 258 fr. III).
Sin salida: o caduca, o se vuelve nula. El registro defensivo «puro» no es jurídicamente sostenible bajo la LFPPI.
★
Alternativa legal
Declaratoria de marca notoria o famosa
Art. 190 LFPPI: la única vía blindada para bloquear registros en clases no utilizadas. Rompe el principio de especialidad y permite al IMPI denegar solicitudes de terceros en cualquier clase (art. 173 fr. XVIII).
Requiere prueba robusta de notoriedad o fama. Es una vía costosa pero jurídicamente sostenible.
Cambios sustanciales de la 13ª edición de Niza
La 13ª edición del Arreglo de Niza entró en vigor en enero 2026. Las modificaciones afectan tanto títulos de clase como entradas específicas y obligan a revisar especificaciones de productos y servicios antes de presentar nuevas solicitudes o renovar las existentes.
Niza 13ª · 2026
Generalidades
Ajustes globales al listado
- Eliminación de referencias a festividades religiosas.
- Eliminación de entradas como «estuches de dibujo» o «estuches de viaje».
- Adición de productos y servicios relativos a inteligencia artificial.
Niza 13ª · 2026
Títulos de clase
Encabezados oficiales modificados
Clases 1, 3, 5, 9, 10 y 26. Revisar el encabezado vigente antes de copiar redacciones de ediciones anteriores —el wording cambió y arrastrar texto viejo puede generar objeciones formales—.
Niza 13ª · 2026
Trascendentales
Reclasificaciones de fondo
- Aceites esenciales — reclasificación por finalidad.
- Productos de perfumería.
- Artículos de óptica.
- Vehículos de asistencia o protección.
- Prendas de vestir electrotérmicas.
Art. 173 fr. XVIII · Art. 176 · Art. 177 · Art. 190 · Art. 233 · Art. 235 · Art. 258 fr. III LFPPI · Arreglo de Niza · 13ª edición · Tesis I.4o.A.29 A (10a.) · Tesis I.4o.A.7 A (10a.) · Tesis VI-TASR-EPI-251 (TFJA)
4 · Construyendo casos sólidos
Mecanismos avanzados — coexistencia, duplicidad y protección acumulada
Convenios de coexistencia — fundamento legal
Frente a una citación de anterioridad, el camino jurídico para destrabar el registro es el consentimiento expreso y por escrito del titular de la marca anterior. La LFPPI lo reconoce de forma explícita en el penúltimo párrafo del art. 173.
Art. 173
Penúltimo párrafo
LFPPI
La excepción legal — el consentimiento expreso
«Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.»
Duplicidad de marcas y nulidad por error
Son dos figuras distintas que conviene no confundir:
A
Figura administrativa
Duplicidad de marcas
Titularel mismo
Productosidénticos
Reacción IMPIrechazo de la 2ª solicitud
Existen dos registros idénticos, para productos idénticos y para el mismo titular. Si el IMPI detecta la duplicidad durante el examen, rechaza la segunda solicitud; si el segundo registro se concede por error, opera la nulidad de oficio o a petición de parte.
vs
B
Causal de nulidad
Nulidad por error
Titularesdistintos
Productosidénticos o similares
Fundamentoart. 258 fr. IV LFPPI
El IMPI otorga dos registros idénticos o semejantes en grado de confusión a titulares distintos para productos similares. La ley contempla la nulidad cuando el registro «se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación».
Resolución del conflicto · TFJA + SCJN
- Tesis V-TASR-XXII-329 (TFJA). Cuando los registros son fonéticamente idénticos en su elemento principal y amparan los mismos productos, resulta evidente que hubo error o inadvertencia en el otorgamiento posterior.
- Factores determinantes: la prelación (quién presentó primero la solicitud) y el uso previo ininterrumpido (fr. II) resuelven el conflicto y depuran el sistema registral.
- SCJN · febrero 2026. La Suprema Corte validó la constitucionalidad de la fracción IV, confirmando que la autoridad puede anular marcas concedidas por error, siempre mediante procedimiento contradictorio que garantice la defensa.
Protección acumulada — blindaje integral del signo
La protección acumulada es una de las estrategias más sofisticadas de la práctica de PI: proteger un mismo activo intangible a través de múltiples figuras jurídicas simultáneamente. La ley mexicana ofrece un sistema dual donde las figuras se complementan, otorgando diversas vías de defensa, plazos de vigencia distintos y protección contra distintos tipos de infracción.
Aa
Marca · sólo texto
Marca denominativa
Protege exclusivamente la palabra o palabras, sin importar la tipografía ni el diseño gráfico.
Arts. 171 y 172 LFPPI · denominaciones
◇
Marca · sólo gráfico
Marca innominada / figurativa
Protege exclusivamente el diseño gráfico, isotipo o logo —independiente del texto—.
Arts. 171 y 172 LFPPI · elementos figurativos
Aa◇
Marca · texto + gráfico
Marca mixta
Protege la combinación del elemento denominativo con el diseño gráfico como conjunto inseparable.
Arts. 171 y 172 LFPPI · combinación de signos
❝
Slogan
Aviso comercial
Protege frases u oraciones (slogans) que anuncian al público establecimientos, productos o servicios.
Art. 201 LFPPI · definición
§
Establecimiento
Nombre comercial
Protege el nombre del establecimiento en su zona geográfica de clientela efectiva, sin necesidad de registro; la publicación en Gaceta es opcional y produce efectos probatorios.
Arts. 207–213 LFPPI
▦
Imagen comercial
Trade dress
Protege la pluralidad de elementos operativos o de imagen (colores, formas, disposición) que identifican un negocio.
Art. 172 fr. VII LFPPI
Ejemplo · cadena de restaurantes con protección acumulada
01
McDonald's
02
McDonald's03
04
i'm lovin' it
05
McDonald's
Corporation
Corporation
06
07
Decisión sobre el tipo de marca y cobertura multi-clase
El cierre estratégico del filing combina dos ejes: qué se protege (tipo de marca) y hasta dónde alcanza (cobertura por clase). Cada eje tiene su propia lógica y sus propias trampas.
1
Eje · Qué se protege
Tipo de marca
Nominativa
Innominada
Mixta
Tridimensional
Tesis I.10o.A.60 A (9a.)
En marcas mixtas, si el elemento denominativo es débil o descriptivo, cobra protagonismo la parte gráfica para lograr el registro.
2
Eje · Hasta dónde alcanza
Cobertura multi-clase
Realidad operativa · México
México no opera sistema multi-clase en estricto sentido: cada clase requiere solicitud y pago independientes.
Regla práctica
Si el presupuesto es limitado, prioriza la clase core del negocio y planea filings subsecuentes para las clases conexas.
Art. 173 (penúltimo párrafo) · Art. 178 · Art. 200–205 · Art. 206–213 · Art. 237 · Art. 258 fr. IV · Art. 386 fr. XXVI LFPPI · Art. 29 LFDA · Tesis V-TASR-XXII-329 · Tesis I.10o.A.60 A (9a.)
5 · Caso práctico complementario
El distribuidor que registró todas las marcas — Lumière Cosmetics vs. Belleza Premium
Un caso hipotético —pero recurrente en la práctica— donde el riesgo no es una marca, sino un portafolio completo a nombre del director del distribuidor: cómo opera el art. 258 fr. V LFPPI y la tesis I.18o.A.107 A frente a una infracción activa.
Supuesto
Lumière Cosmetics, Inc. — fabricante estadounidense de cosméticos premium
Hechos
2015: Lumière Cosmetics, Inc. (Beverly Hills, California) celebra contrato de distribución exclusiva en México con «Belleza Premium Distribuidora, S.A. de C.V.». El contrato no contiene cláusula sobre propiedad intelectual ni prohibición de registro — la negociación se concentró en volumen mínimo, política de devoluciones, metas de venta y plan de crecimiento, como suele ocurrir en estos contratos.
2016–2019: el director general de Belleza Premium, sin informar a Lumière, registra progresivamente a su nombre personal la marca corporativa «LUMIÈRE» y las marcas de los productos estrella —«VELVET LIPS», «GLOW SERUM», «DAYBREAK CREAM», «AURORA BLUSH»— ante el IMPI en clase 3 (cosméticos) y clase 35 (comercialización), con la justificación verbal de «mantener las marcas protegidas en México».
2022: tras desacuerdos comerciales, las partes se enfrentan y Lumière comienza a buscar un nuevo distribuidor. Al hacer el due diligence, descubre que seis registros marcarios vigentes —uno corporativo y cinco de producto— están a nombre del ex-director general.
2024: el director exige a Lumière la compra forzada de los registros a un precio exorbitante. Ante la negativa, comienza a envasar y vender en México productos cosméticos propios bajo las mismas marcas, aprovechando la reputación construida por Lumière y compitiendo directamente con la matriz estadounidense.
Análisis jurídico — la vía del art. 258 fr. V LFPPI
Procede la nulidad cuando el registro fue obtenido por «el agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, directamente o a través de interpósita persona, sin consentimiento expreso del titular». La existencia de varios registros a nombre del director no cambia la causal: se ejercita una nulidad por cada signo afectado, todas con el mismo fundamento.
Tesis I.18o.A.107 A (10a.) · TCC · 10ª Época · Reg. 2019374
- Esta causal se extiende a los directivos de la persona moral distribuidora — cubre exactamente el caso del director general que registró a su nombre personal aprovechando el conocimiento adquirido en su relación comercial.
- El razonamiento del tribunal: si la restricción se limitara a la persona moral, se cometería fraude a la ley, permitiendo registros de mala fe vía interpósita persona.
- La acción de nulidad no prescribe: puede ejercitarse en cualquier tiempo, aun años después de concedidos los registros.
Elementos que debe acreditar Lumière Cosmetics
01
Marcas registradas en el extranjero
Que «LUMIÈRE» y los signos de producto están registrados en Estados Unidos (USPTO) o en cualquier país de la Unión de París.
02
Relación de distribución previa
Que Belleza Premium era su distribuidor exclusivo en México (contrato de 2015), aún en operación al momento de los registros.
03
Vínculo del registrante con el distribuidor
Que el registrante es director general de la persona moral distribuidora — relación de directivo cubierta por la tesis I.18o.A.107 A.
04
Falta de consentimiento expreso
Que Lumière no autorizó el registro de ninguna de las marcas a nombre del director ni de Belleza Premium.
05
Identidad o semejanza en grado de confusión
Que las marcas registradas son idénticas o semejantes a las de Lumière y amparan productos cosméticos relacionados (clases 3 y 35).
06
Mala fe agravada — explotación activa
El envasado y venta de productos propios bajo las marcas registradas refuerza la mala fe (art. 173 fr. XXI LFPPI) y abre la puerta a daños y perjuicios bajo el art. 396 LFPPI (40% del precio de venta).
Lecciones para el abogado
Cláusulas contractuales blindadas
Todo contrato de distribución debe incluir cláusula expresa que prohíba al distribuidor y a sus directivos, socios y empleados registrar la marca del fabricante o signos similares — extendida a marcas actuales y futuras, incluyendo productos por lanzar.
Filing preventivo en México
El fabricante extranjero debe registrar todo su portafolio en México antes de firmar el contrato de distribución. Cuesta menos hacer 6 solicitudes preventivas que pelear 6 nulidades durante años.
Vigilancia marcaria continua
El monitoreo periódico de MARCANET es indispensable para detectar registros de mala fe a tiempo. En este caso, una alerta semanal habría detectado el primer registro en 2016 — ocho años antes del conflicto.
Doble vía: nulidad + infracción
Cuando el infractor está usando activamente la marca, no basta la nulidad: hay que accionar en paralelo por infracción y pedir medidas provisionales para frenar el daño mientras se resuelve el procedimiento principal.
Art. 173 fr. XXI · Art. 258 fr. V · Art. 386 · Art. 396 LFPPI · Tesis I.18o.A.107 A (10a.) · Gaceta SJF, Libro 63, febrero 2019, Tomo II, p. 3081 · Reg. digital 2019374 · Convenio de París · Lanham Act §44
6 · Checklist de cierre
10 puntos antes de presentar tu solicitud de registro
El listado operativo que el abogado debe verificar antes de pulsar enviar. Cada punto omitido es un flanco de ataque para nulidad o caducidad futura.
01
Búsqueda de anterioridades completa
¿Se realizó búsqueda fonética, conceptual y gráfica en MARCANET, WIPO Global Brand Database y bases de datos internacionales relevantes? ¿Se revisaron las clases conexas además de la clase objetivo?
02
Identificación correcta del titular
¿El titular es la persona física o moral que realmente usará la marca? ¿Se verificó que no sea un socio minoritario, el abogado o el distribuidor? Si es persona moral extranjera, ¿se tiene la documentación corporativa lista?
03
Fecha de primer uso verificada y documentada
¿La fecha declarada está respaldada por documentos (facturas CFDI, publicidad fechada, contratos) de esa fecha exacta? ¿Se evitó declarar una fecha anterior sin pruebas?
04
Tipo de marca correcto
¿Se eligió el tipo adecuado (denominativa, mixta, innominada, tridimensional, no tradicional)? ¿Se consideró la estrategia de protección acumulada con avisos comerciales, nombres comerciales y derechos de autor?
05
Clasificación Niza correcta y específica
¿Se identificaron todas las clases relevantes para el negocio? ¿Los productos y servicios están especificados con la máxima precisión posible? ¿Se usó la herramienta ClasNiza del IMPI como referencia?
06
Verificación de registrabilidad intrínseca
¿El signo es suficientemente distintivo? ¿No es descriptivo, genérico o engañoso respecto a los productos o servicios? ¿No contiene elementos prohibidos (escudos nacionales, denominaciones de origen, etc.)?
07
Análisis de confundibilidad con anterioridades
¿Se realizó el análisis jurídico de similitud fonética, gráfica y conceptual con las marcas encontradas? ¿Se evaluó la similitud de los productos o servicios bajo el principio de especialidad?
08
Estrategia frente a anterioridades
Si existen anterioridades, ¿cuál es la estrategia? ¿Modificar el signo? ¿Negociar consentimiento expreso del titular anterior (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI)? ¿Iniciar una acción de caducidad contra la anterioridad?
09
Cotitularidad — convenio firmado (si aplica)
Si la marca se registrará a nombre de dos o más personas, ¿se tiene el convenio de cotitularidad firmado con todos los elementos del art. 217 LFPPI: uso, licencias, transmisión, cancelación y limitación por cotitular?
10
Documentación de uso — archivo permanente
¿Se tiene un archivo con la documentación de uso desde la fecha declarada, listo para un procedimiento de nulidad o caducidad? ¿Se instruyó al cliente a mantener y actualizar este archivo en el tiempo?
Práctica profesional
Convertir este checklist en una plantilla de oficio firmada por el abogado y el cliente al inicio de cada filing es una práctica que reduce litigios futuros y protege la responsabilidad profesional del despacho.
7 · Takeaways de la sesión
Lo que se queda — los principios operativos
Cinco ideas que deben guiar la práctica del abogado de PI desde el momento en que el cliente entra al despacho.
01
Primer uso
La fecha de primer uso es un dato jurídico, no una estimación
Declarar una fecha que no puedes probar con documentos es declarar datos falsos o inexactos. La distinción «falso vs. inexacto» no salva de la nulidad: sólo determina si hay responsabilidad adicional.
Regla: declara únicamente lo que puedas probar con CFDI, pedimentos o publicidad fechada.
02
Titularidad
El titular correcto desde el primer día
Registrar a nombre del distribuidor, del socio minoritario o del abogado convierte un activo intangible en un litigio. El art. 258 fr. V LFPPI extendido a directivos por la tesis I.18o.A.107 A es la red de seguridad — pero la prevención contractual cuesta menos que el litigio.
Acción: verificar capacidad y voluntad real del titular antes de presentar.
03
Niza
La clasificación Niza define el alcance del derecho
No es un trámite administrativo. Cada clase y cada producto especificado dibuja el perímetro del monopolio legal. El art. 177 LFPPI es implacable: una vez registrada, la marca no puede ampliar cobertura — sólo nuevas solicitudes.
Regla: especificación máxima posible, sin copiar títulos de clase.
04
Coexistencia
Los convenios de coexistencia y el consentimiento expreso
El consentimiento expreso y por escrito del titular de la marca citada como impedimento es válido para autorizar el registro de un tercero, conforme al penúltimo párrafo del art. 173 LFPPI. Estrategia previa: verificar con el cliente la posible dilución de la marca antes de aceptar coexistir.
Estrategia: rediseñar el signo, accionar caducidad o buscar declaratoria de notoria.
05
Protección acumulada
Blindar el activo con múltiples figuras simultáneas
Marca denominativa + mixta + innominada + aviso comercial + nombre comercial + trade dress + derechos de autor. Cada figura cubre un flanco distinto, con vigencias distintas.
Mentalidad: piensa en portfolio, no en registro aislado.
06
Prevención
El filing en México debe anticiparse al lanzamiento comercial
El sistema first-to-file con costo bajo y sin obligación de uso previo lo convierte en terreno fértil para el secuestro marcario. Las empresas extranjeras deben registrar en México años antes de operar comercialmente en el país.
Acción: el filing es estrategia comercial, no reacción al lanzamiento.
8 · Referencias jurisprudenciales
Tesis y precedentes citados en la sesión
Catálogo numerado de los criterios judiciales y administrativos que sustentan la doctrina práctica revisada.
SCJN — Suprema Corte de Justicia de la Nación
- [6] Tesis 2a. VIII/2021 (10a.). Segunda Sala · derivada del A.D.R. 1227/2020 · interpretación del art. 62 del Reglamento de la LPI sobre uso real y efectivo y actos preparativos.
- [10] Jurisprudencia 2a./J. 17/2011 (10a.). Segunda Sala · no se exige acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios para obtener un registro marcario.
- [21] Validación constitucional del art. 258 fr. IV LFPPI · febrero 2026. Anulación de marcas concedidas por error mediante procedimiento contradictorio.
TCC — Tribunales Colegiados de Circuito
- [3] Tesis I.3o.A.26 A (10a.). Caducidad: la carga de acreditar el uso corresponde invariablemente al propietario del signo.
- [4] Tesis I.10o.A.15 A (10a.). «Datos falsos» del art. 151 LPI se refiere a aquellos que no corresponden a la realidad — estándar objetivo, no exige dolo.
- [7] Tesis I.4o.A.787 A. Uso del licenciatario o franquiciatario bajo control del titular se considera uso legítimo del titular.
- [9] Tesis I.1o.A.137 A (10a.). Oferta en internet sólo califica como uso si los bienes son efectivamente accesibles para el consumidor en México.
- [11] [12] Tesis I.7o.A.796 A · I.7o.A.795 A. Confirman que la calidad material de comerciante no es requisito para el registro.
- [13] Tesis I.18o.A.107 A (10a.) · Reg. 2019374. Causal de nulidad del art. 258 fr. V LFPPI extendida a directivos, representantes y accionistas de la persona moral distribuidora.
- [14] Tesis I.4o.A.29 A (10a.). Especificación de productos o servicios en la solicitud — requisito de máxima especificidad; misma clase Niza no implica per se similitud.
- [15] Tesis I.4o.A.7 A (10a.). El registro ampara únicamente los productos o servicios expresamente señalados en el título — Art. 177 LFPPI.
- [23] Tesis I.10o.A.60 A (9a.). En marcas mixtas, si el elemento denominativo es débil, cobra relevancia la parte gráfica para lograr el registro.
TFJA — Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- [1] Tesis V-P-2aS-673. Quien afirma está obligado a probar — la fecha de primer uso debe ser sustentada por el solicitante.
- [2] Tesis V-J-SS-90. En nulidad, la carga probatoria recae en el titular del registro frente a la simple negativa del actor.
- [5] Tesis VI-TASR-EPI-257. Carga probatoria en el titular cuando se argumenta «datos falsos o inexactos».
- [8] Tesis V-P-2aS-672. Uso por licenciatario bajo control del titular se considera uso del titular (art. 244 LFPPI).
- [20] Tesis V-TASR-XXII-329. Duplicidad por error: la prelación y el uso previo resuelven el conflicto bajo art. 258 fr. IV.
- [24] Tesis VI-TASR-EPI-251. El uso de la marca es obligación ineludible para conservar los derechos exclusivos — caducidad por inactividad.
Compilación con base en Semanario Judicial de la Federación · Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa · IMPI · LFPPI 2020 · LPI (abrogada) · Convenio de París · Arreglo de Niza · T-MEC